O artigo 40, parágrafo único, da LPI: uma visível inconstitucionalidade

Está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) um julgamento que deve ter impacto no setor farmacêutico, na indústria de telecomunicações, eletroeletrônica e no agronegócio.

A Corte vai decidir se derruba um trecho da lei de patentes que, na prática, prorroga o prazo de vigência da proteção de invenções no país, em média, por três anos e meio.

Pela lei atual, patentes de invenções têm duração de 20 anos, contados a partir da data em que o pedido de proteção é registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O parágrafo que está em discussão no Supremo prevê que a vigência da patente, ou seja, o prazo a partir da concessão do INPI, não pode ser inferior a dez anos.

Para os defensores da norma, o artigo 40, parágrafo único, da LPI, busca remediar o backlog crônico do INPI no processamento de pedidos de patente, garantindo que titulares tenham um período mínimo de exclusividade. Do contrário, haveria a possibilidade de a demora do INPI em analisar pedidos levar até mesmo à concessão de patentes já expiradas.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, a Procuradoria-Geral da República questiona o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O dispositivo estabelece que, de acordo com o prazo de vigência da patente de invenção, não pode ser inferior a dez anos, e o da patente de modelo de utilidade não pode ser inferior a sete anos, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

A PGR argumenta que o parágrafo único do artigo 40 viola o princípio da temporariedade da proteção patentária, previsto no inciso XXIX, do artigo 5º da Constituição. Essa regra constitucional assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Para a PGR, ao deixar indeterminado o prazo da patente, o dispositivo questionado gera “forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica” por não, permitir aos demais interessados na exploração da criação industrial, prever e programar o início de suas atividades. Ainda segundo a PGR, o dispositivo torna o consumidor “refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”. Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência, bem como a duração razoável do processo.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou pedido de liminar na Adin 5.529, em razão da crise sanitária causada pela covid-19. Segundo Aras, a regra da LPI “impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.

Fala-se que a demora na concessão de patentes atende a mens legis da norma objeto de confronto.

A demora na concessão de patentes e a consequente extensão dos prazos das patentes tem efeitos perversos para quem precisa de medicamentos para tratar doenças importantes. Na lista dos remédios com o prazo de patente mais longo estão medicamentos como o Victoza, usado para tratar a diabetes, que tem o prazo prorrogado por 177 meses, ou o Avastin, contra o câncer, cujo monopólio foi prorrogado por mais 103 meses.

Hoje, 46,6% das patentes vigentes no país estão amparadas no dispositivo que prorroga o prazo de concessão, segundo dados do INPI compilados pelo escritório de advocacia Licks, que atua no processo representando entidades contrárias à tese da PGR.

Assegura-se ao detentor do invento um privilégio de exploração econômica, com exclusividade, durante um certo lapso de tempo.

Observo que, desde a Constituição de 1967, eliminou-se algo que estava inserido na Constituição de 1946, que era um conceito de “justo prêmio”, uma justa expectativa de lucro que o inventor teria com a fruição do privilégio.

A carta patente nada mais é do que um instrumento formal em que se naturaliza este privilégio. É pela carta patente que o autor tem o seu nome vinculado ao seu objeto que, como visto, tanto pode ser uma invenção, um modelo, quanto um desenho industrial. De posse da patente, tem o autor o direito assegurado ao uso exclusivo do objeto patenteado por um determinado tempo.

Findo o prazo, dá-se a extinção do privilégio com a consequente queda do objeto da patente em domínio público.

Ao autor da invenção, ou modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, segundo o artigo 6º, que determina que “presume-se o requerente legitimado a requerer a patente”.

O inventor é o sujeito de direito sobre a invenção de que é resultante o direito de obter a patente que é o reconhecimento pelo Estado ao privilégio de uso exclusivo.

A patente é um instrumento econômico que confere ao seu inventor ou cessionário vantagens em razão da exclusividade temporária da exploração da invenção ou modelo de utilidade objeto de proteção.

O registro tem efeito constitutivo, pois a sua falta inexiste o direito de exploração assegurado pelo Estado.

Como ensinou Rubens Requião (Curso de direito comercial, volume I, 2010, pág. 346), em modelo de utilidade , o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (artigo 9º). É ainda patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8º).

Ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, segundo o artigo 6º, que determina que “presume-se o requerente legitimado a requerer a patente”.

A patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.

Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.

Os Segredos de Indústria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir, não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser redobrados e os riscos são grandes.

Já se a empresa registrar a patente, obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.

A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme art. 40 da LPI.

Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº. 9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo, mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.

Concedida a primeira licença compulsória, a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizavam e a invenção ou modelo de utilidade caem em domínio público.

A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuição anual”, e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no exterior.

A Constituição enfatizou que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização”. A justificação para essa exigência possui fundamento: a sociedade tem um interesse no progresso tecnológico, recompensando o inventor pelo seu trabalho. Em contrapartida, limita essa proteção pelo tempo. Evita-se, assim, que o inventor possa se valer do seu privilégio de exploração econômica para obstar a efetiva utilização de nova tecnologia, tolhendo-se a existência de novas descobertas benéficas à sociedade e ao desenvolvimento econômico do País.

Se a ação for julgada procedente, a ADI 5.529 poderá produzir efeitos imediatos em todas as patentes vigentes e também nos pedidos de patentes pendentes perante o INPI. Contudo, para garantir a segurança jurídica, o STF poderá modular os efeitos de sua decisão, evitando que o prazo de validade de patentes concedidas nos últimos anos e pedidos pendentes seja afetado.

Tem-se que, ao deixar indeterminado o prazo da patente, o dispositivo questionado gera “forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica”, por não permitir aos demais interessados na exploração da criação industrial prever e programar o início de suas atividades. Ademais,  dispositivo torna o consumidor “refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”. Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência, bem como a duração razoável do processo.

A prorrogação automática das patentes não tem paralelo em nenhum país do mundo e que poderia trazer impactos maléficos para a aquisição de medicamentos do Sistema Único de Saúde, precipuamente em momento de grave pandemia por que passamos.

A possibilidade de prazo indeterminado de vigência de patentes não se coaduna com a função social da propriedade industrial. A indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial provoca forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades.

Como disse a procuradoria-geral da República, em pronunciamento, a indeterminação do prazo de vigência da exploração exclusiva de invento industrial traz consequências negativas aos direitos sociais, entre eles o direito à saúde e à alimentação, pois cria obstáculos ao desenvolvimento de novas tecnologias baseadas na invenção inscrita no INPI. Por mais que a patente ainda não tenha sido concedida, o art. 44 da LPI inibe a atuação da indústria, pois assegura ao titular da patente “direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

Há, na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 pelo menos 74 medicamentos,2 dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais. Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus.

Se tudo isso não bastasse, o Tribunal de Contas da União, em auditoria para analisar o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera (backlog) e ao prazo superior a dez anos para concessão, apontou prejuízos à coletividade na ordem de bilhões e recomendou ao Congresso Nacional a imediata revogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade (Acórdão 1199/2020 – Plenário).

A derrubada do parágrafo único pelo STF, e, portanto, dessa extensão de prazo, é importante para que a indústria farmacêutica nacional possa investir no desenvolvimento de pesquisa e inovação, trazendo benefícios ao Estado, aos consumidores e a toda a sociedade brasileira. Isso porque os preços dos medicamentos genéricos são, em média, 35% menores.

Não se pode permitir que o privilégio de invenção, que tem prazo fatal, se constitua num privilégio indefinido, contra os termos da Constituição. Não se trata de revogação de lei, que apenas pode ser feita pelo Congresso; trata-se de declarar inconstitucional uma norma legal. Após isso, deverá o STF fazer a necessária modulação da decisão, se for o caso.

Sendo assim, reitere-se que direitos constitucionais fundantes de proteção à saúde e ao consumidor devem prevalecer.

AUTOR:

Rogério Tadeu Romano – Procurador Regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado.